知財高裁(平成1年26日)“ゴースト像を除去する走査光学系事件包括クロスライセンス契約を締結する場合、その交渉において、多数の特許のすべてについて、逐一、その技術的価値、実施の有無などを正確に評価し合うことは事実上不可能であるから、相互に一定件数の相手方が実施している可能性が高い特許や技術的意義が高い基本特許を相手方に提示し、それら特許に相手方の製品が抵触するかどうか、当該特許の有効性及び実施品の売上高等について協議することにより、相手方製品との抵触性及び有効性が確認された代表特許と対象製品の売上高を比較考慮すること、及び、互いに保有する特許の件数や出願中の特許の件数も比較考慮することにより、包括クロスライセンス契約におけるバランス調整金の有無などの条件が決定されるものである(・・・・以下、単に提示された特許を『提示特許』といい、提示特許のうち、相手方製品との抵触性及び有効性が確認された特許を『代表特許』という。)。そうすると、エレクトロニクスの業界のように、数千件ないし1万件を超える特許が対象となる包括クロスライセンス契約においては、相手方に提示され代表特許として認められた特許以外の特許については、数千件ないし1万件を超える特許のうちの1つとして、その他の多数の特許と共に厳密な検討を経ることなく実施許諾に至ったものも相当数含まれるというべきであるから、このような特許については、当該包括クロスライセンス契約に含まれている特許の1つであるということだけでは、上記『利益の額』を算定に当たって当然に考慮すべきであるということにはならない。ただし、代表特許でも提示特許でもなくとも、ライセンス契約締結当時において相手方が実施していたことが立証された特許については、ライセンス契約締結時にその存在が相手方に認識されていた可能性があり、また、特許権者が包括クロスライセンス契約の締結を通じて禁止権を行使しているものということができるから、このような相手方実施特許については、代表特許でも提示特許でもなくとも、上記『利益の額』を算定するに当たって考慮することができるというべきである」、「包括クロスライセンス契約においては、具体的に示されて検討された代表特許が契約に対し多大な貢献をなしているが、代表特許でも提示特許でもなくとも、相手方が実施していることが立証された特許については、これを考慮すべきであることは、前記・・・・説示のとおりである。そして、このような非提示・実施特許の寄与度は、当該特許の技術内容や相手方の実施割合、代替技術ないし競合技術の存在とその実施割合、社内評価の状況などを総合的に考慮して決するのが相当である」、「本件特許発明は、LBP等において重要な走査光学系において静止ゴースト像という商品の品質に影響する現象を防止するための簡便な手段を提供するものであって、被告製品において相当程度の高率で実施されているものであり、一審被告内において、実績補償基準において当時の最高の等級である特級と評価され、優秀社長賞も付与されるなど高く評価されていたものであることからすれば、被告ライセンス契約の相手方においても相当程度の高率で実施されているものと推認するのが相当である。一方、LBP及びMFP等は、様々な種類の多数の技術(特許)が複合されて初めて商品化が可能となる製品であり、これら技術が複合的に使用されることによって莫大な独占の利益を生み出すことができるものであって、個々の特許を抽出した場合、代表特許ではない単なる実施特許について、ライセンス契約全体に対し多大な貢献をしているものとまでみることは相当ではない。そして、本件特許発明は、他に代替の余地のない技術とまでいうことはできず、代替技術や競合技術が存在し、静止ゴースト像自体は、他の手段によって防止されることがあるものの、それらの代替技術や競合技術の価値については、・・・・本件日本特許の存続期間内において、本件特許発明を明らかに上回る技術が存したとも認められない。これらの諸事情を総合的に考慮すれば、本件特許発明は、被告ライセンス契約における基準期間(本件特許公開時である昭和8年・・・・4月2日から満了時である平成3年・・・0月0日まで)内において、・・・・一審被告保有特許(LBPにつき4005件、MFP等につき6175件)のうちの1件に対し、0件分の価値を有するものと評価するのが相当である(サイト注:寄与度は、LBPにつき0/4005、MFP等につき0/6175となる)」、「一審原告は、上記のような算定方法について、実質的には、全く何の合理的根拠も示されていないと主張する。しかし、被告ライセンス契約における本件各特許発明の寄与度の認定は、諸般の事情を総合的に考慮した包括的な認定にならざるを得ないのであって、上記のとおり考慮すべき事情を示して認定している以上、合理的根拠が示されていないということはできない」と述べている。

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