東京地裁(平成26年6月20日)“選択信号方式の設定方式事件”は、「E社ライセンス契約は包括クロスライセンス契約であり、・・・・本件特許は、同契約の許諾対象特許の1つであると認められる。また、・・・・E社ライセンス契約の交渉過程では、本件特許は、被告からE社に提示されて、その実施の有無や実施料について検討されたことが認められる。もっとも、・・・・本件特許は、同契約の締結交渉過程ではその交渉材料として用いられたものの、同契約締結時には既に消滅しており、E社に対して何らの排他的効力も独占的効力も及ぼしていなかったものといえる。そうすると、E社ライセンス契約において、本件特許は、同契約の許諾対象特許の1つであり、形式的には、同契約の有効期間前に製造・販売されたE社製品に対して本件特許の通常実施権が許諾されたこととされているが、実質的には、包括クロスライセンスに基づいて相手方に許諾されて禁止権が行使された特許ではなく、ライセンス契約の締結に伴って当事者間で精算されるべき過去の実施料の算定のために考慮されたにすぎないというべきである。そうすると、E社ライセンス契約において本件発明により被告が受けた利益については、本件特許がE社ライセンス契約における過去の実施料に係る精算金に対して寄与した程度を考慮して算定するのが相当である」、「被告とE社との交渉の経緯によれば、当初E社は、自社特許の侵害について、実施料率を***%、過去分の実施料を***円と算定して被告に請求したこと、被告は***し、E社に対してカウンター特許として、***につき本件特許及び***特許を、***につき***特許をそれぞれ提示したこと、これに対して、E社が、***を含めず、***特許及び本件特許を考慮して過去分の実施料を***円に減額することを提案したこと、被告があくまで***も含めた解決を望んだため、E社が***としつつも、***程度の有償解決を示唆したこと、最終的に、被告とE社は、***も含めた包括クロスライセンス契約を締結し、そこで被告が過去の実施料の精算金として***円を支払うことになったことが認められるところ、このような経過に照らせば、被告がE社に対して本件特許及び***特許をカウンター特許として提示し、E社がこれを検討する前後において、E社が要求する過去分の実施料額が***円から***円に減額されたこと、すなわち***円の減額がされたことが認められる。もっとも、E社において上記2つの提示額がいかなる方法によって算定されたものであるかは明らかでなく、また、ライセンス交渉の過程において一方から他方に提示される金額は、両社間で客観的に評価されて合意された金額ではなく、あくまで一方的な要求額として提示されるものであり、さらに、ライセンス契約の諸条件についての交渉は、提示された特許の評価やその実施料額だけではなく、諸般の事情を総合的に考慮しつつ進められるものと考えられることからすれば、交渉過程におけるE社の一方的な提示額が上記のように***円減額されたからといって、その減額分が、そのまま本件特許及び***特許の実施料額として相当と認められるものであったということはできない。この点、原告の主張によれば、被告はカウンター特許である本件特許の過去の実施料として***円を要求したはずであるが、その額がそのままE社の提示額の減額に結びついていないことに照らしても、一方的な要求額が必ずしも両社間で相当と認められる実施料額と一致しないことは明らかというべきである。また、E社は、上記減額の提示後、***特許を***ことを明言しながらも、要求額をさらに***円減額して、最終的には精算金を***円とすることで被告と合意しており、このような減額の経緯に鑑みても、交渉過程で示される一方的な提示額や最終的に合意される精算金の額は、必ずしも実施料額についての双方の認識をそのまま反映したものではなく、むしろ実施料額を含む諸般の事情を総合的に考慮した結果であることが認められる。また、上記のE社提示額の減額は、本件特許だけでなく***特許を考慮したものであると認められるから、本件特許の寄与の程度を検討するに当たっては、少なくとも***特許の寄与の程度を控除して考える必要がある」、「E社ライセンス契約における過去の実施料の精算に当たって、被告のE社に対する精算金の減額分として本件特許が寄与した部分は、***円と認めるのが相当である。したがって、E社ライセンス契約において、被告は本件発明により***円の利益を受けたものと認められる」、「被告は、E社ライセンス契約の締結時点で本件特許はその存続期間が満了していたから、本件特許は同契約の締結にはほとんど貢献していないことや、同契約においては被告がE社に対して***円の精算金を支払っていることを挙げて、同契約において被告が本件発明により受けた利益は存在しないと主張する。確かに、E社ライセンス契約の締結時点で本件特許は存続期間が満了していたものであるが、E社ライセンス契約では、契約締結日前の製品についても通常実施権を許諾するという形式を採ることで、互いの過去の実施行為に基づく実施料相当額の損害賠償請求権を精算することが予定されていたものと認められるから、本件特許が過去の実施料の精算において考慮されたのであれば、その点において本件特許の寄与を認めることができるというべきである。そして、同ライセンス契約においては、最終的に被告がE社に対して***円の精算金を支払うことになったとしても、その精算金の算定の過程で、本件特許が被告の支払うべき精算金の減額に寄与したのであれば、それをもって本件発明により被告が受けた利益ということができるというべきである」、「E社ライセンス契約において被告が得た利益の算定方法について、原告は、E社ライセンス契約が包括クロスライセンス契約であり、本件特許が同契約の締結過程において相手方に提示された特許であることを前提に、同契約における本件発明による被告の利益が、『当該発明の実施料相当額』=『当該発明製品の売上額×想定実施料率』により求めることができると主張する。この点、・・・・同契約において本件発明により被告が受けた利益については、本件特許がE社ライセンス契約における過去の実施料に係る精算金に対して寄与した程度を考慮して算定するのが相当であるところ、この精算金の額を定める過程では、相手方の支払うべき過去の実施料相当額が試算されたり、相手方への要求額の提示に際してその試算結果が一定程度考慮されたりしたことはあったものと推認されるが、・・・・前記・・・・のとおり、契約当事者間での最終的な精算金額の決定において、本件発明が寄与した額が***円であると認められる以上、同額が本件発明によって被告の受けた客観的な利益の額であるということができるのであるから、これとは別に、本件発明の仮想的な実施料相当額を算定する必要があるとは解されない。よって、原告の上記主張は採用することができない」と述べている。 |